参考案例

侯志成诉贵阳雅园花果园大酒楼有限公司、深圳市汇鑫酒店用品有限公司侵害外观设计专利权纠纷案

作者:本站原创     发布日期:2015-01-08 12:22:23    来源:省法院研究室          

侯志成诉贵阳雅园花果园大酒楼有限公司、

深圳市汇鑫酒店用品有限公司侵害

外观设计专利权纠纷案

 

——专利权下行为的控制与追溯

 

【主题词】外观设计  专利权  实施  追溯力

 

【裁判要点】与发明和实用新型专利不同,外观设计专利权人不能控制他人对其专利产品的使用行为。对经公证采集电子数据的证明力应严格审查和认定。外观设计专利权不具有追溯力,权利人获得外观设计专利权后不能追究在此之前实施行为的责任。

 

基本案情

原告侯志成诉称:其为“环扣毛巾碟(2)”外观设计专利人,被告贵阳雅园花果园大酒楼有限公司(下称雅园酒楼)使用的产品外观形象与原告的外观设计相同,构成侵权,请求人民法院判令被告立即停止侵权行为,销毁库存侵权产品,销毁侵权产品模具或交给原告,赔偿原告经济损失及支出的合理费用共计人民币206268元。被告雅园酒楼辩称,涉案侵权产品系其从深圳市汇鑫酒店用品有限公司(下称汇鑫公司)购得,具有合法来源,不应承担责任;且其与汇鑫公司签订供货合同是在原告申请专利之前,该合同合法有效,没有侵害原告的专利权。被告汇鑫公司辩称,其销售行为在原告申请专利之前,不构成对原告专利权的侵害;另外即使现在销售也不侵权,因为在原告申请专利之前,该设计就已经是《专利法》第62条规定的“现有设计”了。

  法院经审理查明:香港居民侯志成于2011830日向国家知识产权局申请“环扣毛巾碟(2)”外观设计专利,国家知识产权局于2012321日授予其专利权,专利号:ZL201130300214.8。此后国家知识产权局针对该外观设计专利出具《外观设计专利权评价报告》,初步结论为“全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷”。侯志成发现雅园酒楼有侵害其外观专利权的行为,遂委托贵阳市国立公证处在雅园酒楼经营场所进行了涉案侵权产品现场证据保全公证。因雅园酒楼称涉案侵权产品系从汇鑫公司购得,故侯志成对两者一并提起诉讼。2011727日,贵阳宏益房地产开发有限公司(以下简称宏益公司)向被告汇鑫公司发出《议标邀请书》,并附有《前厅报价清单》,邀请汇鑫公司参与雅园酒楼餐饮杂件供应工程的投标并对招标的产品进行报价,清单包含涉案环扣毛巾碟图片等内容。201182日,宏益公司向汇鑫公司发出《贵阳花果园雅园酒楼餐饮杂件(一)供应工程中标通知书》。次日,宏益公司将其制作的《采购订单》通过邮箱发给汇鑫公司,订购价值970478元的餐饮杂件,其中包含涉案环扣毛巾碟850个。2011820日,宏益公司与汇鑫公司签订《贵阳花果园雅园酒楼餐饮杂件(一)供应合同》,约定汇鑫公司向宏益公司提供价值818917元的餐饮杂件,其中包含涉案环扣毛巾碟750个。2011926日,宏益公司收到汇鑫公司送达的餐饮杂件。20111025日雅园酒楼登记成立,2011111日,宏益公司将其与汇鑫公司签订的上述供应合同中的权利义务概括转移给雅园酒楼,此后,雅园酒楼与汇鑫公司签订了《贵阳花果园雅园酒楼餐饮杂件(一)供应合同》。2011129日,宏益公司将所有餐饮杂件移交给雅园酒楼。201215日,雅园酒楼向汇鑫公司支付了货款818917元。

裁判结果

贵州省贵阳市中级人民法院于201359日作出(2013)筑知民初字第2号民事判决:驳回原告侯志成的诉讼请求。宣判后,侯志成向贵州省高级人民法院提起上诉。贵州省高级人民法院于201399日以同样的事实作出(2013)黔高民三终字第74号民事判决,驳回上诉,维持原判。

裁判理由

法院生效判决认为:使用具有外观设计专利权的产品不属于实施该专利,不构成侵权。外观设计专利权只有在被授予后才能得到法律保护。原审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。案件一、二审过程中,两被告提出了合法来源抗辩与现有设计抗辩,并提供了大量证据佐证。这些抗辩看似有理,却极有可能对审判造成误导,这便凸显了审判中清晰的裁判思路与正确的裁判逻辑的重要性。

一、明确权利内容:专利权对特定行为的控制。一审法院在判决书中认定:“雅园酒楼和汇鑫公司实施外观设计的行为,不构成对侯志成所有的外观设计专利权的侵害。”实际上,这里使用 “实施”一词似有不当。《专利法》第十一条规定:“发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”这便是法定的专利权的权利内容。基于法律规定,权利人获得专有权利后可以控制他人的特定行为,在这一点上专利权和著作权是相同的。从前引法条可见,获得发明或实用新型专利权后,专利权人可以控制的行为有五种,分别是制造、使用、许诺销售、销售和进口。与之相比,外观设计专利权人通过专有权可以控制的行为少了一种,这便是“使用”。从中我们可以得出,法律规定指明了“使用”具有外观设计专利权的产品并不属于对外观设计的“实施”,自然也不构成对外观设计专利权的侵犯。本案中,雅园酒店的行为就属于对涉案侵权产品的“使用”,而汇鑫公司的行为则属“销售”,明确了这一点后,我们便可只对汇鑫公司的销售行为是否构成侵权进行认定。由此可见,法院在审理专利权纠纷案件时必须明确专利权的权利内容,正确区分受控特定行为的种类,对同一或不同行为人的不同行为是否侵权分别进行认定,不能一概而论。

  二、电子数据证明力的认定。诉讼中原告方认为,汇鑫公司提供的电子邮箱收件情况、电子邮件正文和附件及其内容都是电子形式的,所以都是可以更改的,真实性无法核实,法庭应不予采信。这实际上是对电子数据的证明力提出了质疑。“电子数据”是2012年修订《民事诉讼法》时新加入的一种专门的证据类型,但这类证据在我国司法实践中早已被认可。该类证据,在最高人民法院2008年制定的《人民法院统一证据规定(司法解释建议稿)》(以下简称《统一证据规定建议稿》)中被称为“电子证据”;①① 参见最高人民法院《人民法院统一证据规定(司法解释建议稿)》第十四条第七项。在现行的《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(以下简称《证据规定》)中则被称为“计算机数据”;②② 参见《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十二条。为我们熟知的《合同法》中,也有关于数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)的规定。③③ 参见《合同法》第十一条。《民事诉讼法》并未给出对“电子数据”的定义,而《统一证据规定建议稿》中则写道:“音像、电子证据,是指以磁带、光盘、胶片或者电子芯片等储存的信息,记述有关案件事实的资料。”④④ 同注1。电子数据一般储存在电子芯片存储器(存储卡、u盘等)、计算机硬盘、网络服务器等载体中,具有无形性(虚拟性)、技术依赖性、易破坏性等特点;本案中被告提供的电子邮件正文及附件内容,就被储存在电子邮件服务提供商的网络服务器中。

  随着科技的进步、技术手段的飞速发展,对既存电子数据的编辑、修改变得愈发容易,所以在当事人欲用电子数据证明待证事实时,对电子数据的真实性应进行严格审查,具体可以从实体(技术鉴定)和程序(提取、采集数据的过程)两方面着手。本案中,第一,提取电子数据的地点在公证处,使用的是公证处的电脑,电脑的清洁性可以保证;第二,提取电子数据全程处于两名公证人员的监督之下,且每个步骤均由公证人员用文字描述加截图的方式固定,排除了当事人读取自己携带的虚假电子数据或现场利用工具软件修改、伪造电子数据的可能;第三,当事人输入的网址确为特定电子邮件服务提供商网站的网址,在电脑清洁性得以保证的情况下,排除了指向事先伪造好的虚假页面及数据的可能;第四,根据我们日常生活中使用电子邮件的常识,对他人发来电子邮件的内容,收件人是无法编辑、修改并存储于邮件服务器中的,只有在其以自己名义转发该邮件时方可实现;⑤⑤ 一般无需考虑电子邮件服务提供商对邮件内容是否进行了修改,除非当事人有确切证据证明。第五,合议庭曾电话询问电子邮件服务提供商(本案中为QQ邮箱服务提供商腾讯公司),明确了其网站中任何电子邮件收件内容页面显示的时间均为邮件服务器时间而非收件人的电脑系统时间,由此确定了电子数据的真实形成时间,也排除了两被告临时恶意串通伪造数据的可能。综合以上五点,在原告没有相反证据证明且公证程序不存在瑕疵的情况下,对被告提供的经公证提取的电子数据真实性应予认可。同时,这些电子数据能够和被告提供的其他证据一起,形成完整的证据链,证明雅园酒楼与汇鑫公司从招标、中标到签合同、交货、开发票的完整过程,进一步增强了其证明力。

  三、外观设计专利权是否具有追溯力。诉讼中,雅园酒楼认为其使用的涉案产品系从汇鑫公司购买,具有合法来源,故不应由其承担责任,即依《专利法》第七十条提出了合法来源抗辩;而汇鑫公司则认为在侯志成获得外观设计专利权之前汇鑫公司就已在销售涉案产品,因此该产品属于“现有设计”,不具有新颖性,不应得到法律的保护,即依《专利法》第六十二条提出了现有设计抗辩;此外,《专利法》第六十九条第二项规定,在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的,不视为侵犯专利权,法律为当事人提供的先用权抗辩在本案中似也有适用余地。①① 需要说明,该条规定中的“制造、使用”是指导致产生先用权的实施行为,而非产生先用权后所允许的后继实施行为。参见尹新天:《中国专利法详解(缩编版)》,知识产权出版社2012年版,第624-626页。面对如此多的抗辩权,如果法院匆忙进行审查,则有可能会将审理过程引向歧路。

  而按照正确的裁判逻辑,在审查被告的抗辩权之前,必须先对原告的原权利及请求权进行审查,即审查原告是否有权提出该项请求权,换句话说,在诉讼法意义上审查原告是否是适格的诉讼主体。本案中侯志成作为原告提供了专利证书、专利年费收据和专利权评价报告,证明了其专利权人的身份和专利的有效性,对该专利权的实施显然与其有直接的利害关系,但是否就能因此完成对原告的权利审查呢?专利权基于当事人的申请由国家审查后授予,可能因未按规定缴纳年费而终止,也可能因异议成立而被宣告无效,所以对权利的审查应包含权利创设、存续、终止的整个过程。综合双方证据可见,侯志成于2011830日向国家知识产权局申请专利,于2012321日被授予外观设计专利权;而汇鑫公司的销售行为自其2011623日收到雅园酒楼餐饮杂件招标书开始,至201215日向雅园酒楼出具收款发票而终。这就引发了一个问题:侯志成获得外观设计专利权后,是否有权追究此前实施其专利者的责任,易言之,外观设计专利权对授权之前的实施行为是否有追溯力呢?合议庭认为:第一,从《专利法》的规定出发,发明专利在获得授权前必须提前公开其内容(称为“早期公开”),②② 参见《专利法》第三十四条。这样社会公众便有充分的机会获取该发明的内容并加以实施,为保护发明人利益、鼓励发明创造,《专利法》第十三条特别规定了“发明专利申请公布后,申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用” (称为“临时保护”),这便为发明专利权人向授予专利权前实施其专利的行为人索取费用提供了请求权基础,而法律对申请实用新型和外观设计专利并没有早期公开的要求,也就没有必要提供相应的法律保护,所以外观设计专利权人向授予专利权前实施其专利的行为人索取费用乃至请求赔偿,是找不到请求权基础的;①① 这一点也可理解为是在进行法律方法论上之“体系解释”。第二,从专利法原理出发,既然在申请专利之前就已经有该产品在销售、流通,说明该产品根本不具备专利产品所应具有的新颖性和创造性,故不应赋予其法定的垄断权,也没有必要用法律对其进行保护;第三,从传统民法角度出发,发明人、设计人被国家授予专利权应属于权利的“原始取得”,即原无此项权利、而依法律规定被创设,既然原无此项权利,那么在权利创设之前又怎么可能就对该权利进行了侵犯呢?对上述三个理由进行进一步的归纳、整合,我们可以发现,其实前两个理由体现了原告行使请求权并没有请求权基础,而第三个理由则说明被告的行为并不构成侵权。

  本案中一审法院援引的是《专利法》第四十条的规定,从上文的分析可见,援引该条即是认为在权利被创设前不可能侵犯该权利。这样的援引饱含法理,充分体现出法官所具备的清晰裁判思路与高超审判智慧,是十分令人赞许的。②② 当然,判决还应同时援引《专利法》第十一条第二款之规定,确认延续至权利创设后的使用行为亦不侵权(详见本文第一部分的分析)。一审判决虽存此不足,但瑕不掩瑜。

 

编写人:白帆

单位:贵州省高级人民法院典型

 

 


【下一篇】  王瑞芬强制医疗案